Comment gérer une mise en demeure pour contrefaçon : guide pratique
Une entreprise reçoit un courrier recommandé : l'auteur d'un logiciel, d'une création graphique ou d'un brevet réclame la cessation immédiate de prétendus actes de contrefaçon et menace d'engager une action en justice. La direction juridique dispose de quelques jours pour qualifier la demande, apprécier les risques et formuler une réponse. Chaque heure compte, et la moindre maladresse dans la réponse peut aggraver la situation.
Gérer une mise en demeure pour contrefaçon désigne l'ensemble des actes – qualification juridique, collecte de preuves, réponse circonstanciée et négociation – par lesquels l'entreprise destinataire sécurise sa position face à une allégation de violation d'un droit de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'un droit d'auteur, d'une marque, d'un brevet ou d'un dessin, régis par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. La démarche suppose à la fois une analyse de fond sur la titularité et la portée du droit invoqué, et une gestion procédurale rigoureuse pour éviter toute reconnaissance de responsabilité prématurée.
Ce guide expose, étape par étape, la méthode à appliquer : de la première lecture du courrier à la conclusion d'un accord amiable ou à la préparation d'une défense contentieuse. Nous aborderons successivement les prérequis, le séquencement de la réponse, les erreurs à éviter et les documents à préparer.
Quels prérequis vérifier avant de répondre à une mise en demeure pour contrefaçon ?
Avant toute réponse, l'entreprise doit vérifier que la mise en demeure reçue remplit les conditions minimales d'une allégation sérieuse, ce qui passe par l'identification précise du droit invoqué, de son titulaire apparent et de l'acte reproché. Cette analyse préliminaire, conduite en interne avec l'appui d'un conseil, détermine l'intégralité de la stratégie de réponse.
La mise en demeure est l'acte par lequel le titulaire – ou son ayant cause – d'un droit de propriété intellectuelle interpelle formellement une personne qu'il estime contrefactrice, lui enjoignant de cesser les actes litigieux et, le cas échéant, de réparer le préjudice subi. Le Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme la violation des droits exclusifs conférés par un titre ou une œuvre protégée : reproduction non autorisée, commercialisation d'un produit breveté, usage d'une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires.
Plusieurs questions se posent en séquence :
- Le droit invoqué est-il valablement constitué et en vigueur ? La durée de protection varie selon la nature du droit concerné ; les droits d'auteur, les marques et les brevets obéissent chacun à des règles distinctes fixées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
- Le demandeur est-il bien titulaire ou licencié exclusif disposant du droit d'agir ? L'absence de qualité à agir est un premier moyen de défense.
- L'acte reproché entre-t-il dans le périmètre de titularité du droit invoqué ? Un brevet ne couvre que les revendications validées ; une marque n'est opposable que dans les classes déposées et les territoires enregistrés.
- L'entreprise dispose-t-elle d'une antériorité, d'une licence, d'une exception légale ou d'un droit propre pouvant neutraliser l'allégation ?
Dans notre pratique de la protection des actifs immatériels, nous observons que la moitié des mises en demeure reçues par des entreprises de taille intermédiaire contiennent des imprécisions sur la titularité ou la portée du droit, ce qui offre des leviers de réponse significatifs. L'analyse préliminaire conditionne tout le reste.
Votre entreprise vient de recevoir une mise en demeure pour contrefaçon ?
La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes, des délais et de la pratique des juridictions compétentes.
Pour une analyse de votre situation au regard du droit de la propriété intellectuelle, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Étape 1 – Lire et qualifier la mise en demeure sans réagir à chaud
La première étape consiste à lire attentivement le courrier pour en extraire ses éléments constitutifs, sans formuler la moindre réponse – même informelle – avant d'avoir terminé cette analyse. Une réponse hâtive, même pour contester, peut être interprétée comme une reconnaissance partielle des faits ou des droits invoqués.
L'entreprise doit identifier :
- La nature du droit invoqué : droit d'auteur, marque, brevet, dessin et modèle, droit voisin, ou protection contractuelle relevant d'un contrat informatique ou d'une licence.
- Les actes précisément reprochés : reproduction, distribution, importation, communication au public, usage d'une marque en ligne, incorporation d'un composant breveté dans un produit.
- Le délai de réponse éventuellement fixé par l'auteur de la mise en demeure. Ce délai n'est pas un délai de prescription légal mais un délai conventionnel. Il peut être négocié si une réponse sérieuse et documentée est en cours de préparation.
- Les demandes formulées : cessation, retrait de produits, indemnisation, publication d'un communiqué, fourniture de comptes.
L'horodatage de la réception est essentiel. Conservez l'enveloppe recommandée, notez la date de première présentation et celle de réception effective. Ces éléments peuvent avoir une incidence sur le calcul des délais procéduraux si la situation évolue vers un contentieux.
Nous accompagnons régulièrement des directions juridiques dans cette première lecture qualifiante : elle dure, dans les situations complexes, entre un et trois jours ouvrés et mobilise simultanément la direction juridique, la DSI (pour les questions relatives à un contrat informatique ou à un logiciel) et les équipes opérationnelles concernées.
Étape 2 – Collecter les preuves et constituer le dossier de défense
Dès la réception de la mise en demeure, l'entreprise doit sécuriser et centraliser l'ensemble des éléments factuels susceptibles d'établir sa position : preuves d'antériorité, titres propres, licences, correspondances, contrats, journaux de développement ou tout autre document attestant de l'origine de la création ou de l'utilisation contestée. Cette collecte doit être conduite avant que des documents ne soient modifiés, supprimés ou écrasés dans le cours normal des opérations.
Les éléments à réunir comprennent notamment :
- Les contrats de licence ou de cession de droits couvrant les actifs en cause – le cas échéant, vous pouvez consulter notre guide sur la licence et cession de droits de propriété intellectuelle pour apprécier la portée des clauses applicables.
- Les preuves de création originale ou d'acquisition licite : spécifications techniques datées, commits de code source horodatés, dépôts auprès de l'INPI, enveloppes Soleau, factures d'achat de licences tierces.
- Les publications, références ou usages antérieurs qui pourraient remettre en cause la nouveauté ou l'originalité du droit invoqué par le demandeur.
- Les certificats de dépôt de titres le cas échéant, en particulier si l'entreprise détient elle-même des droits opposables au demandeur.
- Toute correspondance préalable entre les parties : échanges commerciaux, négociations de licence, propositions d'accord antérieures.
La DSI joue un rôle déterminant dans les litiges portant sur des logiciels, des bases de données ou des composants numériques intégrés dans des produits ou des services. Elle doit être mobilisée sans délai pour extraire et conserver les données pertinentes, en veillant à ne pas altérer les métadonnées (dates de modification, historiques de version).
Étape 3 – Évaluer les risques et définir une stratégie de réponse
Sur la base des éléments collectés, le cabinet ou l'équipe juridique interne évalue trois scénarios : la contestation de la demande sur le fond (absence de droit valide, absence de contrefaçon, exception légale), la négociation d'un accord amiable (licence, indemnité transactionnelle), ou la voie contentieuse défensive. Le choix dépend de la solidité du droit invoqué, de la robustesse de la position de l'entreprise et des enjeux économiques de l'opération.
La matrice de décision peut se structurer ainsi :
Situation A – Le droit invoqué semble valide, l'acte reproché est avéré et aucune licence n'est en place → stratégie de négociation d'une licence ou d'une transaction amiable → délai de résolution : plusieurs semaines à plusieurs mois selon la complexité → niveau de risque : élevé en l'absence de couverture contractuelle.
Situation B – Le droit invoqué est contestable (titularité douteuse, périmètre de titularité limité, nullité potentielle) → stratégie de contestation argumentée, assortie si nécessaire d'une action en nullité du titre → délai de résolution : plusieurs mois à plusieurs années en contentieux → niveau de risque : modéré si les moyens de défense sont solides.
Situation C – L'entreprise dispose d'une antériorité ou d'une licence couvrant l'acte reproché → réponse documentée contestant la contrefaçon, en joignant les preuves → délai de résolution : quelques semaines → niveau de risque : faible si les preuves sont complètes et bien présentées.
Dans notre pratique, nous recommandons de ne jamais ignorer une mise en demeure, même lorsque la demande paraît infondée. L'absence de réponse peut être interprétée comme une reconnaissance tacite et affaiblit la position de l'entreprise dans une éventuelle procédure ultérieure.
Une première démarche n'a pas abouti ou vous souhaitez réévaluer votre position ?
Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants.
Pour examiner l'application du droit de la propriété intellectuelle à votre dossier, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Étape 4 – Rédiger et envoyer une réponse circonstanciée
La réponse à une mise en demeure pour contrefaçon doit être écrite, datée, envoyée par voie recommandée avec accusé de réception, et rédigée de manière à ne contenir aucune concession implicite sur la validité du droit invoqué ou sur la réalité de la contrefaçon alléguée. C'est un acte juridique à part entière, dont chaque formulation sera potentiellement versée au dossier judiciaire.
La structure recommandée est la suivante :
- Accusé de réception neutre : préciser la date de réception et indiquer que le courrier est examiné avec attention.
- Demande de précisions ou de justificatifs : si la mise en demeure manque de précision sur le droit invoqué, ses coordonnées d'enregistrement, ou les actes spécifiquement reprochés, il est légitime de solliciter ces éléments. Cela permet de gagner du temps tout en montrant une posture sérieuse.
- Présentation des éléments de défense : exposer de manière factuelle et documentée les raisons pour lesquelles l'entreprise conteste l'allégation – antériorité, licence valide, absence de contrefaçon dans le périmètre de titularité du titre, exception légale.
- Indication des intentions : préciser si l'entreprise est ouverte à un règlement amiable, et dans quelles conditions générales, sans s'engager sur des montants ou des modalités précises à ce stade.
- Réserve expresse sur tous droits : la réponse doit impérativement se conclure par une clause de réserve de l'ensemble des droits de l'entreprise, y compris celui d'agir en nullité du titre si nécessaire.
Nous observons que la qualité de cette réponse initiale conditionne très largement l'issue des négociations. Une réponse bien construite, sérieuse et documentée, incite souvent le demandeur à modérer ses prétentions ou à accepter une négociation sur la base des éléments présentés.
Expérience de cabinet – Illustration A (Lyon, printemps 2025) :
Nous avons assisté une ETI spécialisée dans l'édition de logiciels professionnels qui avait reçu une mise en demeure alléguant la reproduction non autorisée d'un module tiers dans son produit principal. L'analyse préliminaire a permis d'identifier que le demandeur ne disposait pas de la qualité de titulaire exclusif pour le territoire français concerné. La réponse documentée, accompagnée des preuves d'antériorité du développement interne, a conduit à l'abandon de la demande en quelques semaines.
Quelles sont les erreurs fréquentes et comment les éviter ?
Les erreurs les plus lourdes de conséquences dans la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon sont celles qui affaiblissent la position de l'entreprise avant même que la procédure judiciaire ne soit engagée. Elles sont souvent le résultat d'une réaction rapide, non préparée, dictée par la pression commerciale ou le souhait de minimiser un conflit perçu comme secondaire.
Les erreurs les plus fréquentes que nous identifions dans notre pratique sont les suivantes :
- Répondre oralement ou par email informel : toute communication verbale ou écrite non maîtrisée peut constituer une preuve défavorable. La seule réponse valable est un courrier formel, rédigé après analyse juridique.
- Reconnaître partiellement les faits : des formulations comme « nous avions effectivement utilisé ce composant mais nous l'avons retiré » constituent une reconnaissance implicite de la contrefaçon passée.
- Modifier ou supprimer des données : altérer les systèmes informatiques ou les documents après réception de la mise en demeure peut être qualifié de destruction de preuve et aggrave considérablement la situation.
- Ignorer le courrier : le silence est interprété défavorablement. Il prive l'entreprise de la possibilité de présenter ses arguments à un stade où le demandeur est encore ouvert à une solution amiable.
- Confondre la mise en demeure et la procédure judiciaire : la mise en demeure est une étape précontentieuse. Elle ne confère aucun droit acquis au demandeur et ne vaut pas jugement. L'entreprise conserve toute latitude pour contester.
- Négliger la dimension contractuelle : dans les litiges portant sur un contrat informatique ou une licence, les clauses de garantie d'éviction, de limitation de responsabilité ou de règlement des différends méritent d'être examinées avant toute réponse.
Une idée reçue mérite d'être dissipée : beaucoup de dirigeants pensent qu'accepter rapidement une demande de cessation suffit à clore le litige. En réalité, la cessation des actes allégués ne purge pas le préjudice passé invoqué par le demandeur, et une concession non encadrée contractuellement peut ouvrir la voie à des demandes indemnitaires complémentaires.
Expérience de cabinet – Illustration B (Bordeaux, hiver 2024) :
Nous avons été saisis par une PME du secteur de la communication qui avait, sans conseil préalable, répondu par email en indiquant qu'elle « n'avait pas eu conscience d'utiliser des visuels protégés » et qu'elle « s'engageait à retirer les contenus ». Cette formulation avait été retenue par le demandeur comme reconnaissance de la contrefaçon. Nous avons obtenu la requalification de l'échange en simple démarche précontentieuse et rouvert la négociation sur des bases plus équilibrées, en faisant valoir l'absence de préjudice démontré.
Check-list : documents et actions à préparer pour gérer une mise en demeure pour contrefaçon
La gestion efficace d'une mise en demeure repose sur une préparation documentaire rigoureuse, à conduire dès les premières heures suivant la réception. Voici les éléments essentiels à réunir.
- L'original du courrier de mise en demeure, avec enveloppe recommandée et avis de réception horodatés.
- Les titres de propriété intellectuelle invoqués par le demandeur : certificats d'enregistrement de marque ou de brevet, références de dépôt auprès de l'INPI ou d'un office étranger – vérifiables sur les bases de données publiques.
- Les contrats de licence ou de cession couvrant les actifs concernés, signés et datés. Pour approfondir, consultez notre ressource sur la licence et la cession de droits de propriété intellectuelle.
- Les preuves d'antériorité ou de création originale : spécifications datées, historiques de développement, dépôts INPI, enveloppes Soleau, captures horodatées.
- Les correspondances préalables avec le demandeur, y compris les échanges commerciaux ou les négociations de licence antérieures.
- Le contrat informatique ou tout accord-cadre applicable si le litige porte sur un logiciel, une base de données ou un service numérique.
- Les polices d'assurance responsabilité civile ou de protection juridique susceptibles de couvrir le litige.
Pour aller plus loin sur la procédure, les étapes et les conditions de déclenchement d'une action en contrefaçon, vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les étapes, conditions et délais.
Quand et comment passer à une résolution amiable ou contentieuse ?
La résolution amiable d'une mise en demeure pour contrefaçon est, dans la majorité des situations, préférable à l'engagement d'une procédure judiciaire, à condition que les termes de l'accord soient précisément encadrés par un écrit opposable. Le passage au contentieux reste une option lorsque le demandeur formule des prétentions disproportionnées, nie les droits de l'entreprise ou refuse toute négociation.
La voie amiable implique typiquement :
- La conclusion d'une convention de licence amiable, définissant précisément le périmètre d'autorisation, la durée, le territoire et les conditions financières – chaque terme mérite d'être défini avec rigueur pour éviter tout litige ultérieur sur l'interprétation de l'accord.
- La signature d'un protocole transactionnel comprenant une clause de non-recours réciproque et une définition exhaustive des droits en cause.
- La mise en place de mesures correctives (retrait de produits, modification de contenus) assorties d'un calendrier précis et d'un mécanisme de constatation contradictoire.
Lorsque la négociation échoue ou que le demandeur engage directement une procédure, la question de la stratégie de défense contentieuse se pose. Les juridictions compétentes en matière de contrefaçon sont spécialement désignées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence constante de ces juridictions offre des repères importants sur l'évaluation du préjudice et les conditions de caractérisation de la contrefaçon.
La dimension concurrentielle du litige mérite également d'être analysée : certaines mises en demeure pour contrefaçon s'inscrivent dans une stratégie plus large de blocage commercial, susceptible d'être examinée au regard du droit de la concurrence. Pour ce type de dossier, notre équipe travaille en coordination avec les spécialistes du conseil en droit de la concurrence.
Domaines liés
- Licence et cession de droits de propriété intellectuelle – sécuriser les actifs immatériels avant tout litige
- Guide étapes, conditions et délais – procédure détaillée et séquencement de la réponse
- Conseil en droit de la concurrence – analyse des pratiques anticoncurrentielles liées à un litige PI
Questions fréquentes sur la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon
1. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter ?
Les erreurs les plus fréquentes sont : répondre oralement ou par email informel, reconnaître partiellement les faits dans la réponse, modifier ou supprimer des données numériques après réception de la mise en demeure, ignorer le courrier, et accepter une cessation des actes sans encadrer contractuellement ses effets. Chacune de ces erreurs peut affaiblir durablement la position de l'entreprise face au demandeur, que la demande soit fondée ou non.
2. Quels documents sont nécessaires ?
Les documents nécessaires comprennent l'original de la mise en demeure avec sa preuve de réception, les certificats d'enregistrement des titres invoqués par le demandeur, les contrats de licence ou de cession couvrant les actifs concernés, les preuves d'antériorité ou de création originale de l'entreprise, les correspondances préalables entre les parties, et le contrat informatique applicable si le litige porte sur un logiciel ou un service numérique. La police d'assurance responsabilité civile doit également être consultée.
3. Quand se faire accompagner par un avocat ?
L'intervention d'un avocat est recommandée dès la réception de la mise en demeure, avant toute réponse, même si celle-ci semble infondée. La qualification juridique du droit invoqué, la rédaction de la réponse formelle et la conduite des négociations supposent une maîtrise des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence des juridictions spécialisées. Un second regard est particulièrement utile lorsqu'une première réponse a déjà été formulée sans conseil.
4. La mise en demeure pour contrefaçon a-t-elle une valeur contraignante immédiate ?
La mise en demeure pour contrefaçon est un acte précontentieux qui n'a pas la force exécutoire d'un jugement. Elle ne contraint pas l'entreprise à cesser immédiatement les actes reprochés, même si cette cessation peut être opportune selon le contexte. En revanche, elle fait courir des délais de prescription et peut, dans certaines situations prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, être prise en compte pour apprécier le caractère délibéré de la contrefaçon alléguée dans une procédure ultérieure.
5. Quelles sont les voies de recours si la contrefaçon alléguée est contestable ?
Lorsque le titre invoqué est contestable, l'entreprise dispose de plusieurs voies : la contestation de la validité du titre (action en nullité de brevet, de marque ou de dessin devant les juridictions compétentes désignées par le Code de la propriété intellectuelle), l'invocation d'une exception légale, ou la démonstration que les actes reprochés ne tombent pas dans le périmètre de titularité du droit. Ces voies peuvent être combinées dans le cadre d'une défense contentieuse globale, en lien avec une analyse du droit de la concurrence si la démarche du demandeur présente un caractère abusif.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris
Vernay & Lestang conseille les directions juridiques, les directions des systèmes d'information et les équipes dirigeantes dans la gestion des litiges de propriété intellectuelle, la protection des actifs immatériels et la mise en conformité des pratiques numériques. Notre équipe intervient dans la qualification des droits invoqués, la rédaction des réponses à mise en demeure, la conduite des négociations amiables et la représentation devant les juridictions spécialisées. Nous intervenons sur des dossiers de toute taille, de la PME à l'ETI cotée.
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Florence Delcourt – Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Florence Delcourt traite les dossiers de propriété intellectuelle, de droit du numérique, de protection des données et de conformité. Voir sa présentation.
Publié le 25 mars 2026
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