Gérer une mise en demeure pour contrefaçon : erreurs à éviter et bonnes pratiques
Une mise en demeure pour contrefaçon arrive rarement au bon moment. Elle tombe en pleine période de lancement produit, en cours de négociation commerciale ou à la veille d'une levée de fonds – et elle exige une réponse rapide, calibrée, sans faux pas procédural. En mars 2026, les directions juridiques et les directions des systèmes d'information (DSI) font face à un volume croissant de sollicitations portant sur des droits de propriété intellectuelle : marques, logiciels, bases de données, contenus protégés. Gérer une mise en demeure pour contrefaçon suppose de maîtriser à la fois le droit applicable, la stratégie de réponse et les documents à rassembler.
La mise en demeure pour contrefaçon est un acte par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle – marque, brevet, droit d'auteur, base de données – notifie à une autre personne qu'elle porte atteinte à ce droit et lui demande de cesser immédiatement. Elle est encadrée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Savoir y répondre – ou la rédiger – sans erreur conditionne directement l'issue du litige.
Ce guide expose, étape par étape, la procédure et les étapes à suivre : de la réception ou de l'envoi de la mise en demeure jusqu'à la décision stratégique finale. Chaque section est conçue pour qu'un directeur juridique ou un DSI puisse l'utiliser comme référentiel opérationnel.
Qu'est-ce qu'une mise en demeure pour contrefaçon et dans quel cadre juridique s'inscrit-elle ?
La mise en demeure pour contrefaçon désigne le document – lettre recommandée ou acte extrajudiciaire – par lequel le titulaire présumé d'un droit de propriété intellectuelle informe le destinataire d'une atteinte alléguée et lui somme d'y mettre fin. Elle s'inscrit dans le cadre du Code de la propriété intellectuelle, qui couvre la protection des marques, des droits d'auteur, des logiciels, des bases de données et des brevets. Ce même code organise les sanctions civiles et pénales encourues en cas de contrefaçon avérée.
Contrairement à une simple lettre d'avertissement, la mise en demeure crée une situation juridique formelle. Elle constitue souvent la première pièce d'un dossier contentieux. Elle fixe la date à partir de laquelle la mauvaise foi du destinataire peut être caractérisée, ce qui emporte des conséquences directes sur l'évaluation du préjudice devant les juridictions compétentes.
Dans notre pratique de la protection des actifs immatériels, nous observons fréquemment deux situations distinctes : celle où notre client reçoit une mise en demeure et doit y répondre dans un délai serré, et celle où notre client souhaite adresser une mise en demeure à un concurrent ou à un prestataire. Les deux situations requièrent un séquencement rigoureux.
Pour la direction ou la DSI qui reçoit ce type de courrier, la priorité absolue est de ne pas répondre spontanément, et surtout de ne pas reconnaître l'atteinte alléguée. Toute communication non maîtrisée peut être produite en justice.
Quels sont les prérequis avant de gérer une mise en demeure pour contrefaçon ?
Avant toute réponse ou avant tout envoi, vérifier trois conditions préalables est indispensable : la titularité du droit invoqué est-elle établie et non contestée ? L'acte prétendument contrefaisant entre-t-il réellement dans le champ de protection du droit concerné ? Existe-t-il un risque de forclusion ou de déchéance susceptible d'affaiblir la position du titulaire ?
La titularité correspond à la qualité juridique qui permet d'agir en contrefaçon. Le titulaire peut être le créateur originaire d'une œuvre, le déposant d'une marque ou d'un brevet, le producteur d'une base de données, ou le cessionnaire qui tient ses droits d'un contrat de cession régulier. En l'absence de titularité clairement établie, une mise en demeure non fondée expose son auteur à une action en concurrence déloyale ou en abus de droit.
La vérification de la chaîne des droits suppose l'examen des contrats de travail, des contrats de prestation de service, des actes de cession ou de licence, ainsi que des certificats d'enregistrement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour les marques et les brevets. Cette étape est souvent sous-estimée par les équipes internes, qui supposent à tort que l'usage prolongé d'un signe vaut titularité.
Pour les droits d'auteur portant sur un logiciel ou sur une base de données, la question se complique davantage. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient des règles spécifiques de dévolution des droits en contexte professionnel – notamment pour les logiciels développés par des salariés dans le cadre de leurs fonctions. Ces règles n'ont pas d'équivalent pour les autres créations.
Vous venez de recevoir une mise en demeure pour contrefaçon ?
La procédure et les étapes qui suivent déterminent votre marge de manœuvre. Avant de répondre, il convient d'analyser la solidité juridique de la réclamation.
Pour un premier avis sur votre dossier, adressez-nous un message à contact@vernaylestang.com.
Procédure et étapes : comment gérer une mise en demeure pour contrefaçon pas à pas
Gérer une mise en demeure pour contrefaçon suit une séquence rigoureuse en cinq étapes, que l'on soit destinataire ou expéditeur de l'acte.
Étape 1 – Analyse de la mise en demeure reçue. Dès réception, relevez la date de réception (point de départ du délai de réponse sollicité), identifiez le droit invoqué, le périmètre de l'atteinte alléguée et les mesures demandées. Ne transmettez pas le document en interne sans consigne de confidentialité.
Étape 2 – Constitution du dossier factuel. Rassemblez les éléments permettant de reconstituer la situation : contrats pertinents, preuves d'utilisation antérieure, échanges commerciaux, accès aux serveurs ou aux bases de code si l'atteinte porte sur un logiciel. Si vous êtes l'expéditeur, documentez les faits de contrefaçon (captures d'écran datées, constats d'huissier, rapports d'analyse technique) avant d'envoyer quoi que ce soit.
Étape 3 – Évaluation juridique. Un avocat en propriété intellectuelle évalue la solidité de la réclamation ou de vos propres droits : chaîne de titularité, validité de l'enregistrement, risque de déchéance, existence d'une licence susceptible de couvrir l'usage reproché. Cette évaluation conditionne le choix de la réponse.
Étape 4 – Décision stratégique. Quatre postures sont possibles : (a) contester la mise en demeure au fond et en la forme ; (b) proposer une négociation amiable (licence, accord financier) ; (c) procéder à la modification ou au retrait de l'élément litigieux tout en préservant vos droits à contester les montants demandés ; (d) saisir le tribunal compétent à titre préventif (action déclaratoire de non-contrefaçon). Chacune présente des avantages et des risques selon le contexte.
Étape 5 – Rédaction et envoi de la réponse. La réponse est structurée, sobre et factuelle. Elle ne reconnaît aucune atteinte, ne contient aucun aveu d'ignorance des droits d'autrui, et pose les bases de la position juridique. Elle est envoyée dans le délai indiqué dans la mise en demeure, ou à défaut dans un délai raisonnable.
Lorsque c'est votre entreprise qui envoie la mise en demeure, les étapes 1 à 3 se déroulent en amont de l'envoi. L'acte lui-même doit contenir l'identification précise du droit invoqué, la description des faits reprochés, les mesures demandées et un délai de réponse. Un acte imprécis affaiblit la position de son auteur devant le juge.
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Lors d'une opération récente (Bordeaux, printemps 2025), nous avons accompagné une ETI du secteur des logiciels professionnels qui avait reçu une mise en demeure portant sur l'usage d'une interface graphique prétendument protégée par le droit d'auteur. L'analyse de la chaîne de titularité côté demandeur a révélé une cession incomplète : le développeur initial n'avait pas cédé ses droits moraux de manière conforme aux exigences du Code de la propriété intellectuelle. Cette découverte a permis de réorienter la négociation vers un accord amiable sans reconnaissance de contrefaçon.
Quelles erreurs fréquentes compromettent la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon ?
La première erreur – et la plus répandue – consiste à répondre soi-même, sans analyse juridique préalable, en croyant désamorcer le conflit par la bonne foi. Cette réponse spontanée peut contenir des formulations ambiguës qui, sorties de leur contexte, valent aveu d'atteinte.
La deuxième erreur est de traiter la mise en demeure comme un courrier ordinaire. Elle est un acte juridique. Sa date de réception, son contenu, et la réponse apportée constituent des éléments de preuve exploitables en procédure.
La troisième erreur est de supposer que le silence vaut refus. Le silence peut, dans certaines circonstances, être interprété comme une acceptation tacite des demandes ou comme une absence de contestation sérieuse de la titularité invoquée.
La quatrième erreur est de modifier précipitamment le produit ou le service incriminé sans encadrement juridique. Cette modification unilatérale peut être lue comme une reconnaissance implicite de l'atteinte alléguée.
La cinquième erreur, que nous observons fréquemment dans notre pratique des dossiers numériques, consiste à négliger la documentation de l'usage antérieur. Lorsque l'entreprise peut démontrer qu'elle utilisait le signe, le code ou la création bien avant la date de dépôt ou de création invoquée par le demandeur, cette preuve peut renverser la situation.
Enfin, les entreprises qui traitent des données personnelles doivent avoir à l'esprit que certaines procédures d'investigation interne – accès aux logs, analyse des accès serveur, conservation de captures – peuvent interagir avec leurs obligations au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). La gouvernance des données personnelles et la gestion des droits de propriété intellectuelle doivent être coordonnées dès cette phase.
Une démarche antérieure n'a pas abouti au résultat attendu ?
Si une réponse a déjà été adressée ou si des négociations ont débuté, un second regard permet d'identifier les leviers restants et d'ajuster la stratégie avant toute procédure judiciaire.
Pour examiner l'application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle à votre opération, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Comment documenter et prouver l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle ?
La preuve de la contrefaçon est la clé de voûte du dossier, que l'on soit demandeur ou défendeur. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle organisent plusieurs modes de preuve, dont le constat d'huissier et la saisie-contrefaçon – acte procédural spécifique permettant au titulaire de faire constater et conserver les preuves sous contrôle judiciaire.
Pour l'expéditeur de la mise en demeure, la documentation préalable doit être irréprochable. Les captures d'écran non certifiées ont une valeur probatoire limitée devant le juge ; un constat d'huissier ou un procès-verbal de constat électronique est de loin préférable. Pour les atteintes portant sur des logiciels ou des bases de données, un rapport d'analyse technique réalisé dans des conditions garantissant sa fiabilité est souvent nécessaire.
Pour le destinataire, il convient de rassembler les preuves d'antériorité : captures d'écran datées, métadonnées de fichiers, journaux de déploiement (logs), contrats de prestation avec les dates de livraison, publications ou dépôts antérieurs à la date d'enregistrement invoquée par le demandeur. En matière de marques, une preuve d'usage antérieur peut fonder une demande de déchéance ou d'annulation du titre.
Nous accompagnons régulièrement des entreprises dans la mise en ordre de leur documentation probatoire avant même toute procédure formelle – ce travail préventif détermine souvent l'orientation du dossier au stade de la négociation.
Matrice de décision : quelle posture adopter selon votre situation ?
Le choix de la stratégie dépend de plusieurs facteurs cumulés : la solidité de la titularité invoquée par le demandeur, la réalité de l'usage reproché, l'importance économique de l'élément litigieux pour l'entreprise, et les risques processuels de chaque option.
Situation A – La mise en demeure reçue est fondée sur un droit solidement établi et l'usage reproché est réel. L'instrument adapté est la négociation amiable (accord de licence ou indemnité transactionnelle). Le délai dépend de la complexité du dossier et de la disponibilité des parties. Niveau de risque : élevé si la procédure judiciaire est engagée sans accord préalable.
Situation B – La mise en demeure reçue repose sur un droit fragilisé (déchéance possible, cession incomplète) ou l'usage reproché n'est pas caractérisé. L'instrument adapté est la contestation frontale, assortie si pertinent d'une action en annulation ou déchéance du titre. Niveau de risque : modéré si la documentation probatoire est solide ; élevé si elle est lacunaire.
Situation C – Votre entreprise souhaite envoyer une mise en demeure. La solidité de votre titularité et la qualité de la documentation de l'atteinte conditionnent la crédibilité de l'acte. Un titre enregistré et une preuve de contrefaçon robuste permettent d'appuyer une demande de cessation assortie d'une demande indemnitaire. Niveau de risque : faible si les prérequis sont vérifiés ; significatif en cas de mise en demeure infondée (risque d'action reconventionnelle).
Situation D – L'élément litigieux est marginal dans l'activité de l'entreprise. La modification ou le retrait de l'élément, encadrée juridiquement pour éviter toute reconnaissance d'atteinte, peut représenter la solution la plus rapide. Elle doit être accompagnée d'une réponse formelle qui préserve l'ensemble des droits à contestation.
Check-list opérationnelle : ce qu'il faut préparer
Voici les documents et démarches à préparer avant toute prise de position – que vous receviez ou que vous envoyiez une mise en demeure pour contrefaçon.
- Titre de propriété intellectuelle : certificat d'enregistrement INPI (marque, brevet, dessin ou modèle) ou documentation de la chaîne de titularité pour les droits d'auteur et les bases de données.
- Contrats de cession, de licence ou de prestation de service ayant trait aux droits en cause : vérifier la complétude et la régularité formelle de chaque acte.
- Preuves de l'atteinte alléguée (si expéditeur) ou preuves d'antériorité et d'usage licite (si destinataire) : constats d'huissier, captures certifiées, logs horodatés, publications datées.
- Correspondances antérieures entre les parties pouvant avoir une incidence sur la qualification de l'acte (autorisation tacite, accord de coexistence, etc.).
- Analyse de conformité RGPD pour les investigations internes portant sur des données à caractère personnel (accès aux journaux d'activité, traçabilité des accès).
Pour une approche structurée et exhaustive, consultez également notre check-list complète à destination des entreprises qui détaille point par point les documents à rassembler selon le type de droit invoqué.
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À l'automne 2024, nous avons conseillé une PME francilienne du secteur des médias numériques qui souhaitait adresser une mise en demeure à un concurrent pour reproduction non autorisée de sa base de données éditoriale. La vérification préalable de la chaîne de titularité a mis au jour l'absence d'une clause de cession dans deux contrats de pigistes – un angle mort classique dans les organisations qui ont recours à des prestataires indépendants. Le traitement de ce point en amont a permis de constituer un dossier solide avant tout envoi et d'éviter une mise en demeure exposée à une contestation immédiate.
Idée reçue : une mise en demeure impose-t-elle nécessairement de céder ou de litiguer ?
Non. La mise en demeure est souvent perçue – à tort – comme une alternative binaire : plier ou s'engager dans un contentieux long et coûteux. En pratique, elle ouvre le plus souvent un espace de négociation que les deux parties ont intérêt à exploiter.
La jurisprudence constante des tribunaux de commerce et du tribunal judiciaire de Paris en matière de propriété intellectuelle reconnaît pleinement la valeur des accords transactionnels et des licences amiables conclus après mise en demeure. Ces accords permettent de sécuriser la situation de chaque partie, de définir les conditions d'un usage futur et d'éviter les aléas et les délais d'une procédure judiciaire.
La négociation ne vaut cependant que si elle est conduite avec méthode. Une proposition amiable formulée sans cadre juridique clair peut être interprétée comme une reconnaissance de l'atteinte ou comme une offre de règlement inconditionnelle. Le comparatif entre clémence et contestation apporte un éclairage utile sur les critères de choix et les risques propres à chaque posture.
Dans notre pratique des dossiers de propriété intellectuelle liés au numérique, nous constatons que les affaires dans lesquelles une analyse juridique rigoureuse précède la première réponse se règlent dans un délai significativement plus court et à des conditions plus favorables pour notre client – quelle que soit sa position initiale.
Vernay & Lestang – Avocats en propriété intellectuelle et numérique, Paris
Notre équipe intervient dans la qualification des droits, la rédaction des mises en demeure, la conduite des négociations amiables et, si nécessaire, la représentation devant les juridictions compétentes. Chaque dossier est traité avec la rigueur propre aux actifs immatériels à forte valeur économique.
Pour une analyse de votre situation au regard du droit de la propriété intellectuelle, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Domaines liés
- Gouvernance des données personnelles – conformité RGPD, cartographie des traitements et gestion des risques CNIL
- Check-list mise en demeure pour contrefaçon – documents à préparer selon le type de droit invoqué
Questions fréquentes sur la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon
1. Quels sont les prérequis avant de gérer une mise en demeure pour contrefaçon ?
Avant de répondre à une mise en demeure ou d'en adresser une, trois prérequis sont indispensables : établir avec certitude la titularité du droit invoqué (enregistrement INPI, chaîne de cession, dévolution légale pour les logiciels), vérifier que l'acte reproché entre bien dans le périmètre de protection défini par le Code de la propriété intellectuelle, et s'assurer qu'aucun élément susceptible d'affaiblir le titre – déchéance pour non-usage, cession incomplète, prescription – ne vient fragiliser la position de départ.
2. Gérer une mise en demeure pour contrefaçon : comment procéder en pratique ?
En pratique, gérer une mise en demeure pour contrefaçon suit cinq étapes séquencées : analyser le document reçu (date, droit invoqué, demandes formulées) ; constituer le dossier factuel (preuves d'antériorité ou de l'atteinte) ; réaliser l'évaluation juridique du fondement de la réclamation ; arrêter la posture stratégique (contestation, négociation, retrait encadré ou action déclaratoire) ; puis rédiger et envoyer la réponse dans le délai imparti, sans concession non maîtrisée.
3. Quelles conséquences en cas d'erreur de procédure ?
Une erreur de procédure dans la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon peut avoir plusieurs conséquences : une réponse contenant un aveu implicite d'atteinte peut servir de fondement à une action judiciaire ; une mise en demeure infondée ou mal rédigée expose son auteur à une action reconventionnelle en concurrence déloyale ou en abus de droit ; une modification précipitée du produit ou du service litigieux sans encadrement juridique peut être interprétée comme une reconnaissance de la contrefaçon alléguée.
4. Faut-il systématiquement répondre à une mise en demeure pour contrefaçon ?
Le silence n'est pas une option neutre : il peut être interprété comme une absence de contestation sérieuse des droits revendiqués par le demandeur. Une réponse – même brève et ne reconnaissant aucune atteinte – est généralement préférable. Elle fixe la position juridique du destinataire et préserve ses droits à contester ultérieurement les fondements de la réclamation, les montants demandés et la titularité alléguée.
5. En quoi la procédure de saisie-contrefaçon diffère-t-elle d'un simple constat ?
La saisie-contrefaçon est une mesure judiciaire ordonnée par le président du tribunal compétent à la demande du titulaire du droit : elle autorise un huissier à se rendre sur les lieux de la contrefaçon alléguée pour décrire et saisir les objets ou documents litigieux. Elle a une force probatoire supérieure à celle d'un simple constat d'huissier réalisé depuis l'extérieur, et est expressément organisée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour faciliter l'administration de la preuve en matière d'atteinte aux droits.
Avertissement : cette publication a une vocation purement informative et ne constitue pas un conseil juridique. Elle ne saurait se substituer à une analyse adaptée à votre situation. Pour un avis sur votre dossier, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Florence Delcourt
Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Florence Delcourt traite les dossiers de propriété intellectuelle, numérique, données et conformité.
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