Réagir à une contrefaçon de marque : erreurs à éviter et bonnes pratiques
Une marque déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ou de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation. Lorsqu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou voisins, sans autorisation, il commet une contrefaçon au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Réagir efficacement suppose de respecter une séquence précise : vérification des prérequis, constitution des preuves, choix des voies d'action et anticipation des risques procéduraux.
Ce guide expose, étape par étape, la méthode à suivre pour une direction ou une DSI confrontée à une atteinte à ses actifs de marque. Il met en lumière les erreurs qui fragilisent les dossiers avant même que la procédure soit engagée.
Étape 1 – Vérifier les prérequis : votre marque est-elle valablement protégée ?
Avant tout acte, il convient de s'assurer que la marque invoquée est valablement enregistrée, en vigueur et couvrant les produits ou services concernés par l'atteinte alléguée. Sans ce fondement, l'action en contrefaçon est vouée à l'échec, et expose le titulaire à une demande reconventionnelle en nullité.
Trois questions structurent cette vérification préliminaire.
Première question : la marque est-elle enregistrée dans la ou les juridictions où l'atteinte se produit ? Un enregistrement français ne couvre pas, de plein droit, l'Allemagne ou les États-Unis. La protection est territoriale. Si l'acte de contrefaçon intervient dans un État où la marque n'est pas déposée, l'action classique en contrefaçon est inopérante ; d'autres fondements – concurrence déloyale, parasitisme – peuvent alors être mobilisés, mais leur régime diffère.
Deuxième question : les droits sont-ils encore en vigueur ? Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient un régime de renouvellement périodique. Une marque non renouvelée tombe dans le domaine public. La date d'expiration figurant au registre de l'INPI ou de l'office compétent doit être vérifiée avant toute mise en demeure.
Troisième question : la marque couvre-t-elle les produits ou services en cause ? La protection est définie par la nomenclature de classes déposée. Une marque déposée en classe 25 (vêtements) ne protège pas, en principe, les accessoires de classe 14 (bijouterie). Dans notre pratique, nous observons fréquemment des dossiers affaiblis parce que l'acte allégué porte sur une classe non couverte par l'enregistrement.
Un point de vigilance particulier s'impose concernant le risque de déchéance pour non-usage. Si la marque n'a pas été exploitée sérieusement pendant une durée déterminée par les textes, le contrefacteur présumé peut opposer une déchéance des droits. La preuve de l'exploitation doit donc être constituée en parallèle de la procédure d'atteinte.
Étape 2 – Identifier et documenter l'atteinte : que faire en premier ?
L'identification précise de l'atteinte conditionne le choix de la voie d'action et la solidité du dossier. Il ne suffit pas d'avoir constaté une ressemblance : il faut documenter, dater et qualifier l'acte.
La première démarche consiste à constituer un faisceau de preuves horodatées. La jurisprudence constante des juridictions françaises exige que les actes de contrefaçon soient établis de manière certaine avant qu'une procédure puisse prospérer. Les captures d'écran sans horodatage fiable, les témoignages non formalisés ou les impressions de page sans certification sont insuffisants devant les juridictions spécialisées.
Les modes de preuve admis comprennent notamment :
- le constat d'huissier de justice (pour un site internet, un point de vente physique ou une utilisation en ligne) ;
- le procès-verbal d'achat effectif (achat du produit contrefait, suivi d'un constat) ;
- la saisie-contrefaçon, lorsque la preuve est difficile à obtenir autrement (mesure judiciaire ordonnée ex parte par le tribunal).
La saisie-contrefaçon désigne une mesure conservatoire de preuve prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, permettant à un huissier de justice – autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire spécialisé – de pénétrer dans les locaux du contrefacteur présumé pour décrire et saisir les éléments litigieux. C'est l'outil le plus puissant pour constituer une preuve incontestable, mais il suppose que les prérequis documentés à l'étape 1 soient solides.
Dans notre pratique de la protection des actifs immatériels, nous recommandons systématiquement de ne commencer aucune démarche officielle avant que le dossier de preuves soit clos. Une mise en demeure prématurée alerte le contrefacteur, qui peut faire disparaître des éléments ou transférer ses activités.
Vous avez identifié une atteinte à votre marque et souhaitez sécuriser votre dossier de preuves avant toute démarche ?
La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes, des délais et de la pratique des juridictions compétentes.
Pour une analyse de votre situation au regard de la contrefaçon de marque, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Étape 3 – Choisir la voie d'action : civile, pénale ou administrative ?
La contrefaçon de marque peut être poursuivie selon trois voies principales, dont le choix dépend de la nature de l'atteinte, du profil du contrefacteur et des objectifs poursuivis par le titulaire.
La voie civile est, dans la grande majorité des cas, le chemin privilégié par les entreprises. Elle permet d'obtenir la cessation des actes, la destruction des produits contrefaisants, la publication de la décision et la réparation du préjudice. L'action est portée devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (à Paris, le tribunal judiciaire de Paris pour les marques nationales et européennes). Le délai de prescription de l'action civile en contrefaçon court à compter du jour où le titulaire a eu connaissance des faits ; les textes fixent une durée déterminée au-delà de laquelle l'action est forclose.
La voie pénale peut être envisagée lorsque les faits présentent un caractère intentionnel avéré, lorsque le contrefacteur opère à grande échelle ou lorsque des marchandises de contrefaçon sont importées. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient des sanctions pénales significatives. Le dépôt de plainte déclenche une enquête qui peut permettre de révéler des réseaux organisés. L'inconvénient est la durée de la procédure pénale et la perte partielle du contrôle sur la stratégie d'action.
La voie administrative douanière constitue un levier puissant et souvent sous-utilisé. La retenue en douane désigne une mesure administrative par laquelle les services des douanes interceptent, à la frontière ou lors de contrôles en entrepôt, des marchandises suspectées d'être contrefaisantes. Le titulaire peut déposer une demande d'intervention auprès des douanes françaises (pour les marques nationales) ou de l'Office européen des douanes, sous réserve de justifier de ses droits. Cette procédure est particulièrement efficace contre les flux d'importation de masse en provenance de pays tiers.
Situation A (atteinte en ligne, contrefacteur identifié, objectif cessation rapide) – voie civile avec référé – délai bref mais certitude de l'identité du défendeur requise – niveau de risque procédural modéré.
Situation B (réseau organisé, produits physiques importés, atteinte à grande échelle) – voie pénale + douanière combinée – délai plus long – niveau de risque faible sur la qualification des faits, mais contrôle stratégique réduit.
Situation C (contrefacteur inconnu, flux en ligne, preuves difficiles) – saisie-contrefaçon préalable + voie civile – délai variable selon disponibilité juridictionnelle – niveau de risque élevé si preuves insuffisantes.
Quelles erreurs fragilisent le dossier avant même l'engagement de la procédure ?
Les erreurs les plus fréquentes sont commises avant l'ouverture de toute procédure formelle. Elles ne résultent pas d'une mauvaise foi mais d'une réaction instinctive qui sacrifie la stratégie à la rapidité.
Erreur n° 1 : envoyer une mise en demeure sans dossier de preuves consolidé. Une mise en demeure prématurée signale au contrefacteur l'existence de la démarche. Il dispose alors du temps nécessaire pour modifier légèrement son signe, transférer ses stocks ou faire disparaître les éléments probants. La mise en demeure ne doit intervenir qu'une fois le dossier de preuves clos, ou bien comme levier délibéré de règlement amiable, auquel cas elle est accompagnée d'une proposition de cessation.
Erreur n° 2 : confondre ressemblance visuelle et contrefaçon juridique. La contrefaçon de marque suppose une appréciation globale du risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Deux signes peuvent sembler proches sans que la condition de confusion soit remplie, notamment si les produits ou services sont différents. Inversement, une ressemblance phonétique peut suffire. Cette appréciation est technique et requiert une analyse juridique rigoureuse.
Erreur n° 3 : négliger la qualification de l'atteinte en ligne. Les actes de contrefaçon se déroulent aujourd'hui majoritairement sur des plateformes numériques, des places de marché ou via des noms de domaine. Les règles de compétence territoriale, les délais de notification aux hébergeurs et les obligations des plateformes relèvent de régimes distincts – le cadre du Digital Services Act (acte pour les services numériques) modifie les obligations des intermédiaires en ligne. Une confusion entre les régimes conduit à des démarches inefficaces.
Erreur n° 4 : ignorer le risque de nullité ou de déchéance comme arme défensive du contrefacteur. Dans notre pratique contentieuse, nous accompagnons régulièrement des titulaires qui découvrent en cours de procédure que leur marque est attaquée en nullité ou en déchéance par le défendeur. Cette stratégie défensive du contrefacteur présumé est classique. La solidité de l'enregistrement – notamment la preuve d'usage sérieux – doit être vérifiée avant d'agir.
Erreur n° 5 : sous-estimer l'importance de la valorisation du préjudice. La réparation accordée par les juridictions françaises est calculée sur la base du préjudice démontré. Sans pièces comptables, sans estimation de la perte de chiffre d'affaires ou sans évaluation de la valeur de la marque, le montant octroyé restera symbolique. La constitution du dossier de préjudice est une démarche distincte, à préparer en parallèle de la procédure principale.
Illustration (Lyon, printemps 2025) – Nous avons accompagné une PME de l'agroalimentaire lyonnaise dans la qualification d'une atteinte à sa marque commerciale utilisée sans autorisation sur une place de marché en ligne. La constitution préalable d'un dossier de preuves certifiées, incluant des constats d'huissier horodatés, a permis d'obtenir la cessation des actes par voie de référé dans un délai réduit, sans que la procédure au fond soit nécessaire.
Comment séquencer la procédure pas à pas ?
La procédure en contrefaçon de marque suit une chronologie dont chaque étape conditionne la suivante. Brûler une étape compromet la suivante.
- Audit préalable des droits – Vérification de l'enregistrement, de la validité, du périmètre de couverture et de la preuve d'usage. Durée : variable selon la complexité du portefeuille.
- Constitution du dossier de preuves – Constat d'huissier, achat d'épreuve, collecte de captures certifiées, ou saisie-contrefaçon si les preuves sont difficiles d'accès.
- Analyse juridique de l'atteinte – Qualification du signe contrefaisant, appréciation du risque de confusion, identification du ou des contrefacteurs, détermination de la juridiction compétente.
- Choix de la voie d'action et stratégie – Civil/pénal/douanier ; référé ou procédure au fond ; approche amiable préalable ou action directe.
- Mise en demeure (si stratégie amiable retenue) – Formalisée par un avocat, précisant les droits invoqués, les actes reprochés et le délai de réponse attendu.
- Engagement de la procédure – Dépôt de l'assignation ou de la plainte, notification aux parties, gestion des mesures provisoires éventuelles.
- Suivi et actualisation – Surveillance des actes pendant la procédure, adaptation de la stratégie en fonction des défenses soulevées (notamment nullité ou déchéance), préparation du dossier de préjudice.
Vous avez déjà engagé une démarche qui n'a pas produit l'effet attendu ?
Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants – notamment au stade de l'appel ou de la reconstitution du dossier de preuves.
Pour examiner l'application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle à votre opération, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Check-list : ce qu'il faut préparer avant d'agir
Les documents et éléments suivants constituent le socle minimal d'un dossier de contrefaçon solide. Leur absence à l'ouverture de la procédure est la première cause de fragilité.
- Certificat d'enregistrement de la marque en vigueur, avec la liste des classes couvertes et la date de renouvellement.
- Preuves d'usage sérieux de la marque pendant la période pertinente (factures, catalogues, captures de site, emballages datés).
- Dossier de preuves de l'atteinte : constats d'huissier horodatés, procès-verbal d'achat, captures certifiées.
- Identification précise du ou des contrefacteurs : dénomination sociale, adresse, numéro d'enregistrement commercial lorsque disponible.
- Éléments de valorisation du préjudice : données de chiffre d'affaires sur la période concernée, estimation de la valeur de la marque, éventuels investissements en notoriété.
Illustration (Bordeaux, automne 2024) – Nous avons assisté une société de services numériques implantée à Bordeaux dans la constitution de son dossier de preuves face à un contrefacteur opérant sous un nom de domaine similaire. La collecte préalable de constats certifiés et la démonstration de la notoriété de la marque dans le secteur concerné ont permis d'établir le risque de confusion et d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à l'issue d'une procédure devant l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC).
Quel rôle joue un avocat en propriété intellectuelle à chaque étape ?
L'intervention d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle n'est pas réservée à la phase contentieuse : elle est déterminante dès l'audit préalable des droits. C'est à ce stade que se construisent ou se détruisent les chances de succès d'une action.
Au stade probatoire, l'avocat coordonne la requête en saisie-contrefaçon et l'intervention de l'huissier de justice. Il s'assure que les pièces recueillies sont recevables et qu'aucune irrégularité de procédure ne viendra les entacher.
Au stade de la qualification, il apprécie le risque de confusion au regard de la jurisprudence constante des juridictions spécialisées et anticipe les défenses que le contrefacteur présumé pourrait opposer.
Au stade de la stratégie, il arbitre entre les voies d'action et détermine si une approche amiable présente un intérêt supérieur à l'action judiciaire immédiate – notamment lorsque le contrefacteur est un partenaire commercial, un distributeur ou un franchisé dont la relation mérite d'être préservée.
Nous observons par ailleurs que la dimension internationale est de plus en plus fréquente dans les dossiers de contrefaçon de marque : contrefacteurs établis hors de France, ventes en ligne transfrontalières, importations de produits de pays tiers. Cette dimension requiert une coordination avec des conseils locaux dans la juridiction concernée, afin de garantir la cohérence de la stratégie et l'efficacité des mesures prises simultanément dans plusieurs pays.
Les opérations de licence et de cession de droits de propriété intellectuelle constituent par ailleurs un levier complémentaire à la protection contentieuse : un portefeuille de marques bien structuré et régulièrement audité réduit mécaniquement le risque d'atteinte et facilite la défense en cas de litige.
Pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin, la check-list pratique dédiée à la réaction face à une contrefaçon de marque détaille les documents à réunir et les délais à respecter à chaque étape de la procédure.
Les directions juridiques qui gèrent simultanément plusieurs types de procédures réglementaires trouveront également des repères utiles dans le guide sur la gestion d'une demande d'information de l'Autorité de la concurrence, dont certains principes de gestion documentaire sont transposables.
Domaines liés
- Licence et cession de droits de propriété intellectuelle – structurer et sécuriser les droits avant un litige
- Check-list contrefaçon de marque – documents et étapes opérationnelles pour les entreprises
Questions fréquentes sur la réaction à une contrefaçon de marque
1. Réagir à une contrefaçon de marque : comment procéder en pratique ?
Réagir à une contrefaçon de marque suppose de suivre une séquence en sept étapes : audit des droits, constitution des preuves, analyse juridique de l'atteinte, choix de la voie d'action (civile, pénale ou douanière), rédaction de la mise en demeure si une approche amiable est retenue, engagement de la procédure formelle et suivi contentieux. Chaque étape conditionne la suivante et aucune ne peut être brûlée sans fragiliser l'ensemble du dossier. L'assistance d'un avocat en propriété intellectuelle est déterminante dès le stade probatoire.
2. Quels sont les prérequis avant de réagir à une contrefaçon de marque ?
Les prérequis sont au nombre de trois : la marque doit être enregistrée et en vigueur dans la ou les juridictions où l'atteinte se produit ; elle doit couvrir les produits ou services visés par l'acte allégué ; et son titulaire doit être en mesure de justifier d'un usage sérieux pour éviter une déchéance opposée en défense. Un dépôt de marque sans renouvellement, ou un enregistrement couvrant des classes différentes de celles visées par l'atteinte, prive l'action de son fondement. Ces vérifications relèvent du Code de la propriété intellectuelle et doivent précéder toute démarche.
3. Quels délais et conditions respecter ?
L'action civile en contrefaçon de marque est soumise à un délai de prescription dont le point de départ est la date à laquelle le titulaire a eu connaissance des faits. Les textes du Code de la propriété intellectuelle fixent la durée de ce délai ; une fois expiré, l'action est forclose. Par ailleurs, la demande d'intervention douanière est soumise à des conditions de forme et à une durée de validité fixée par la réglementation applicable. Il convient donc d'agir sans attendre, tout en prenant le temps nécessaire pour consolider le dossier de preuves.
4. La contrefaçon de marque en ligne relève-t-elle du même régime que la contrefaçon physique ?
La contrefaçon de marque en ligne est qualifiée selon les mêmes dispositions du Code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon physique, mais les modalités procédurales diffèrent. La notification aux plateformes et hébergeurs, l'obtention des données d'identification du contrefacteur et la constitution de preuves numériques certifiées obéissent à des règles spécifiques. Le cadre du Digital Services Act impose par ailleurs aux plateformes des obligations renforcées de traitement des signalements. Une confusion entre ces régimes conduit à des démarches inopérantes, notamment lorsque des délais de réponse sont imposés aux intermédiaires.
5. Faut-il toujours assigner en justice ou existe-t-il des alternatives ?
L'action judiciaire n'est pas systématiquement la première réponse à une contrefaçon de marque. Une mise en demeure formalisée par un avocat, une procédure de notification à une plateforme ou une médiation peuvent permettre d'obtenir la cessation des actes dans un délai plus bref et à moindre coût procédural. Ces alternatives sont particulièrement pertinentes lorsque le contrefacteur est un partenaire commercial ou lorsque l'atteinte est circonscrite. Elles ne se substituent pas à la constitution d'un dossier de preuves, qui reste indispensable en cas d'échec de la démarche amiable.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris
Notre cabinet accompagne les directions juridiques et les DSI dans la protection de leurs actifs de marque : audit du portefeuille de droits, constitution des dossiers de preuves, choix et conduite de la procédure, gestion des contentieux transfrontaliers en coordination avec des conseils locaux dans la juridiction concernée. Les honoraires sont définis après analyse du dossier.
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Léa Caron – Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Léa Caron traite les dossiers de propriété intellectuelle, de numérique, de données personnelles et de conformité. Voir sa présentation.
Publié le 18 février 2026
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