Gérer une mise en demeure pour contrefaçon : la méthode et les points de vigilance
Gérer une mise en demeure pour contrefaçon désigne la procédure par laquelle un titulaire de droits de propriété intellectuelle notifie formellement à un tiers qu'il viole ses droits, au titre du Code de la propriété intellectuelle, avant toute saisine du juge. La réponse à adopter dépend de la nature du titre concerné, de la solidité de la chaîne de titularité et du comportement attendu du destinataire. Cette procédure se distingue de l'action en contrefaçon engagée devant le tribunal judiciaire, dont elle constitue souvent le préalable.
Au premier trimestre 2026, les directions juridiques et les DSI sont confrontées à une multiplication des mises en demeure portant aussi bien sur des droits d'auteur logiciels que sur des marques enregistrées ou des brevets. La pression des contentieux en matière numérique s'accroît, et une mauvaise gestion de la phase pré-contentieuse peut transformer un différend maîtrisable en litige long et coûteux. Ce guide expose, étape par étape, la méthode pour gérer une mise en demeure pour contrefaçon : depuis la vérification des prérequis jusqu'à la décision stratégique de suite à donner, en passant par les erreurs les plus fréquemment constatées dans notre pratique.
Les sections qui suivent couvrent successivement les conditions de déclenchement, le séquencement de la procédure, les documents à rassembler, les décisions stratégiques, les erreurs à éviter, puis la matrice d'orientation et la check-list opérationnelle.
Qu'est-ce qu'une mise en demeure pour contrefaçon et quand peut-on en adresser une ?
Une mise en demeure pour contrefaçon est un acte extrajudiciaire par lequel un titulaire de droits – marque, brevet, droit d'auteur, dessin ou modèle – demande à un tiers de cesser immédiatement des actes d'exploitation non autorisés, sous peine de poursuites judiciaires. Elle est encadrée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à chaque catégorie de titre. Son émission suppose la réunion de plusieurs prérequis que la direction juridique doit vérifier avant tout envoi.
Le premier prérequis est la titularité du droit. Pour une marque enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), il convient de s'assurer que l'enregistrement est valide, qu'il couvre les classes de produits ou services en cause et que le certificat de propriété est à jour. Pour un droit d'auteur logiciel, la question de la titularité se complexifie lorsque plusieurs contributeurs sont intervenus ou lorsqu'une cession contractuelle est intervenue sans être parfaitement formalisée. Dans notre pratique, nous constatons fréquemment que des entreprises adressent des mises en demeure sans avoir vérifié que la cession initiale des droits patrimoniaux avait bien été constatée par écrit, ce qui fragilise l'ensemble de la démarche.
Le deuxième prérequis est la caractérisation des actes allégués. La contrefaçon, au sens du Code de la propriété intellectuelle, désigne la reproduction, l'imitation, l'utilisation, l'apposition ou la commercialisation d'un signe, d'une œuvre ou d'une invention sans l'autorisation du titulaire. Il est indispensable de documenter précisément les actes avant d'envoyer la mise en demeure : captures d'écran horodatées, constats d'huissier, relevés de produits ou d'offres commerciales.
Le troisième prérequis concerne le périmètre territorial. Une marque nationale ne couvre que le territoire français ; une marque de l'Union européenne couvre l'ensemble de l'Union. La mise en demeure doit cibler les actes relevant de la juridiction française ou de la juridiction dont le droit est invoqué, sauf à engager une démarche coordonnée dans plusieurs pays avec des conseils locaux dans les juridictions concernées.
Votre situation implique une mise en demeure à adresser ou à recevoir en tant que DSI ou direction juridique ?
La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes, des délais et de la pratique des juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle.
Pour une analyse de votre situation au regard des règles de propriété intellectuelle applicables, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Quelles sont les étapes de la procédure, de la vérification initiale à l'envoi ?
La procédure de gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon comprend six étapes distinctes, dont l'ordre détermine la solidité juridique de la démarche. Elles s'enchaînent depuis l'audit de titularité jusqu'à la formalisation et l'envoi de l'acte, en passant par la documentation des actes de contrefaçon allégués.
Étape 1 – Vérification de la chaîne de titularité. Avant tout, il faut réunir et examiner l'ensemble des titres : extraits du registre national ou communautaire des marques, certificats de dépôt de brevet, contrats de cession ou de licence, preuves de création originale pour les droits d'auteur. Cette étape doit aboutir à un tableau de synthèse identifiant le titre, son numéro de dépôt ou d'enregistrement, sa date d'expiration et le titulaire inscrit.
Étape 2 – Documentation des actes allégués. La solidité de la mise en demeure repose sur la qualité des preuves réunies avant l'envoi. Les modes de preuve admis en matière de contrefaçon incluent les constats d'huissier, les achats témoins, les captures d'écran horodatées par un tiers de confiance, les relevés d'archives de sites internet, et les correspondances commerciales faisant apparaître la marque litigieuse. Dans notre pratique, nous recommandons systématiquement de solliciter un constat d'huissier pour les actes en ligne, car les captures d'écran non certifiées peuvent être contestées devant les juridictions françaises.
Étape 3 – Identification du destinataire. La mise en demeure doit être adressée à la personne juridiquement responsable des actes de contrefaçon : personne morale (siège social, représentant légal) ou personne physique. En cas de doute sur l'identité du contrefacteur lorsqu'il s'agit d'une activité en ligne, il est possible de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon ou d'interroger les plateformes avant l'envoi de la mise en demeure proprement dite.
Étape 4 – Rédaction de la mise en demeure. L'acte doit contenir : l'identification précise du titulaire et de ses droits ; la description détaillée des actes de contrefaçon avec référence aux preuves annexées ; la demande de cessation immédiate des actes ; un délai de réponse raisonnable accordé au destinataire ; et la réserve expresse de poursuites judiciaires en cas de non-réponse ou de refus. Le ton doit être ferme sans être disproportionné : une mise en demeure mal calibrée peut inciter à une stratégie de défense agressive ou à une action en nullité du titre.
Étape 5 – Choix du mode d'envoi. La lettre recommandée avec accusé de réception constitue le mode d'envoi de référence. La signification par acte d'huissier de justice offre une date certaine et une valeur probante renforcée, notamment lorsque le contrefacteur est susceptible de contester la réception. Pour les actes de contrefaçon commis à l'étranger dans le cadre d'une activité ciblant le marché français, l'envoi en recommandé international avec accusé de réception reste une option, à compléter si nécessaire par une procédure locale.
Étape 6 – Conservation et suivi. Une copie complète du dossier (titre, preuves, texte de la mise en demeure, preuve d'envoi, accusé de réception) doit être archivée immédiatement. Un délai de réponse doit être posé dans la mise en demeure et un agenda de relance doit être établi dès l'envoi.
Quels documents faut-il rassembler avant d'envoyer la mise en demeure ?
La liste des documents à réunir conditionne directement la recevabilité de la démarche et sa résistance aux contestations ultérieures. Voici les pièces indispensables, regroupées par catégorie.
Documents relatifs au titre :
- Extrait actualisé du registre INPI (marque, brevet, dessin ou modèle) ou extrait de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) selon le titre concerné.
- Certificat d'enregistrement ou de dépôt, avec mention des classes de produits ou services couverts pour une marque.
- Contrat de cession ou de licence signé, si le demandeur n'est pas le déposant originel – accompagné de la preuve de l'inscription au registre concerné.
- Pour les droits d'auteur : tout document permettant d'établir la création originale (historiques de versions, contrats de commande, déclarations de dépôt auprès d'une société de gestion collective).
Documents relatifs aux actes allégués :
- Constat d'huissier ou rapport de constat certifié décrivant les actes de contrefaçon observés.
- Captures d'écran horodatées ou archivées par un service tiers.
- Éléments matériels (produit contrefaisant, packaging, extrait de catalogue ou bon de commande).
- Correspondances commerciales mentionnant le signe ou l'œuvre litigieux.
Documents relatifs au destinataire :
- Extrait Kbis ou équivalent étranger, pour identifier le représentant légal et l'adresse de notification.
- Relevé WHOIS ou extrait de la plateforme d'hébergement pour les actes en ligne, lorsque l'identité du contrefacteur n'est pas immédiatement connue.
Nous accompagnons régulièrement des directions juridiques dans la constitution de ces dossiers probatoires avant envoi. L'expérience montre qu'une mise en demeure adossée à un dossier lacunaire aboutit, dans la plupart des cas, à une contestation immédiate par le destinataire, voire à une demande reconventionnelle en annulation du titre.
Quelles erreurs fréquentes peuvent fragiliser la mise en demeure ?
Les erreurs de procédure en matière de mise en demeure pour contrefaçon sont nombreuses, mais elles se concentrent autour de quelques schémas récurrents que nous observons dans notre pratique. Les identifier permet de les éviter avant l'envoi.
Erreur 1 – Envoyer sans avoir vérifié la validité du titre. Un titre de propriété industrielle peut avoir expiré faute de renouvellement, ou être soumis à une procédure d'opposition ou d'annulation en cours. Adresser une mise en demeure fondée sur un titre invalide expose à une action en concurrence déloyale ou en abus de droit de la part du destinataire.
Erreur 2 – Qualifier hâtivement les actes de contrefaçon. Toute exploitation non autorisée n'est pas nécessairement une contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle. Il peut s'agir d'un usage à titre descriptif, d'un usage antérieur, ou d'une limite légale au droit (épuisement des droits, exception de citation, etc.). Une qualification incorrecte fragilise la mise en demeure et peut retourner l'opinion des juridictions contre le demandeur.
Erreur 3 – Omettre de délimiter précisément les actes visés. Une mise en demeure trop vague – qui se contenterait de viser « l'ensemble des actes de contrefaçon » sans les décrire – n'offre pas au destinataire la possibilité de comprendre précisément ce qui lui est reproché. Les tribunaux judiciaires apprécient la proportionnalité de la démarche pré-contentieuse.
Erreur 4 – Accorder un délai de réponse inadapté. Un délai trop court peut être perçu comme abusif et fondé sur une volonté de nuire plutôt que sur un souci de résolution amiable. Un délai trop long, à l'inverse, peut nuire à l'urgence lorsque des actes de contrefaçon massifs se poursuivent. Le délai accordé doit être proportionné à la gravité des actes et à la capacité de réponse du destinataire.
Erreur 5 – Négliger le droit applicable en cas d'actes transfrontaliers. Lorsque les actes de contrefaçon ont lieu dans plusieurs pays ou sur internet, la mise en demeure doit préciser la juridiction dont le droit est invoqué. Une mise en demeure rédigée sous droit français n'a pas la même portée ni le même effet en dehors du territoire national.
Erreur 6 – Omettre la réserve de poursuites. Sans mention explicite des poursuites envisagées en l'absence de réponse satisfaisante, la mise en demeure manque de sa fonction d'avertissement et perd de sa crédibilité stratégique.
Illustration tirée de notre pratique (Île-de-France, printemps 2025) : nous avons accompagné une société éditrice de logiciels qui avait adressé une mise en demeure à un concurrent pour reproduction de composants de son interface, sans avoir préalablement vérifié que les droits d'auteur sur les modules en cause avaient bien été cédés par les développeurs prestataires. La procédure a dû être suspendue le temps de régulariser la chaîne de titularité, ce qui a différé de plusieurs semaines l'envoi de l'acte définitif.
Illustration tirée de notre pratique (Bordeaux, automne 2024) : une PME du secteur agroalimentaire nous a consulté après avoir reçu une mise en demeure pour usage d'un signe prétendument identique à une marque enregistrée. L'examen du registre INPI a révélé que la marque du demandeur n'avait pas été renouvelée dans l'une des classes couvrant précisément les produits concernés. Nous avons accompagné la PME dans la rédaction d'une réponse motivée contestant la validité du titre pour les produits visés, ce qui a conduit à l'abandon de la demande.
Une démarche antérieure a produit un résultat défavorable ou une réponse contestataire ?
Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants et d'évaluer la solidité du dossier avant toute suite judiciaire.
Pour examiner l'application des règles du Code de la propriété intellectuelle à votre opération, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Comment évaluer la réponse du destinataire et décider de la suite ?
La réponse du destinataire à une mise en demeure pour contrefaçon appelle une analyse juridique et stratégique rigoureuse. Elle peut prendre quatre formes principales, chacune impliquant une réaction différente.
Réponse A – Acceptation et cessation. Le destinataire reconnaît les actes et s'engage à cesser. Cette issue favorable ne dispense pas d'un suivi : vérifier la cessation effective des actes, obtenir un engagement écrit et, selon les enjeux, négocier une indemnisation ou un accord de licence. Un protocole d'accord rédigé par un avocat en propriété intellectuelle consolidera la résolution du différend.
Réponse B – Contestation de la titularité ou de la qualification. Le destinataire conteste la validité du titre ou la qualification de ses actes en contrefaçon. Cette réponse impose un réexamen du dossier probatoire et, si la contestation porte sur la validité du titre, une analyse du risque d'annulation devant l'INPI ou devant le tribunal judiciaire. Dans notre pratique, cette configuration est la plus fréquente pour les droits d'auteur logiciels, où la question de l'originalité de l'œuvre est régulièrement soulevée.
Réponse C – Silence ou absence de réponse. L'absence de réponse dans le délai accordé ouvre la voie à l'action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire compétent, ou à la demande de mesures provisoires (saisie-contrefaçon, interdiction provisoire) en référé. Elle peut aussi signaler une difficulté à identifier le destinataire ou un problème de notification.
Réponse D – Demande reconventionnelle ou menace de riposte. Le destinataire annonce une action en annulation du titre ou une plainte pour concurrence déloyale. Cette réponse appelle une analyse immédiate des points de vulnérabilité du titre et une décision stratégique sur l'opportunité de maintenir la pression ou de rechercher un accord amiable.
La décision de suite à donner implique une analyse de la stratégie contentieuse en matière de contrefaçon, qui prend en compte les forces et faiblesses du titre, le profil du contrefacteur, les enjeux économiques et la durée prévisible de la procédure.
Matrice de décision : quelle orientation selon votre situation ?
La matrice ci-dessous présente les principales situations rencontrées et les orientations correspondantes. Elle doit être lue comme un outil d'aide à la décision, non comme une prescription.
Situation A : titre valide, actes de contrefaçon documentés, contrefacteur identifié et domicilié en France → mise en demeure par recommandé avec accusé de réception, délai de réponse raisonnable, suivi rapproché ; en cas de non-réponse, saisine du tribunal judiciaire ou recours aux mesures provisoires – niveau de risque procédural faible si le dossier probatoire est solide.
Situation B : titre valide, actes documentés, contrefacteur domicilié à l'étranger agissant sur le marché français → coordination avec des conseils locaux dans la juridiction concernée, mise en demeure adressée selon le droit applicable, envisager la saisie-contrefaçon à la frontière si les produits transitent par un port ou un aéroport français – niveau de risque procédural modéré.
Situation C : titre en cours de renouvellement ou chaîne de titularité à consolider → différer l'envoi jusqu'à régularisation, rassembler les pièces manquantes, éventuellement se placer sur le terrain de la concurrence déloyale en attendant – niveau de risque procédural élevé si l'envoi est précipité.
Situation D : actes potentiellement contrefaisants mais qualification incertaine (usage descriptif, antériorité alléguée) → analyse approfondie des droits invoqués et des exceptions applicables avant tout envoi, privilégier un dialogue informel avec l'autre partie ou un audit de droits – niveau de risque procédural élevé en cas d'envoi sans analyse préalable.
Pour affiner cette orientation selon votre situation, consultez également notre analyse sur les options de notification ou d'absence de notification pour votre entreprise.
Check-list opérationnelle : ce qu'il faut préparer avant l'envoi
La check-list ci-dessous synthétise les vérifications indispensables avant tout envoi d'une mise en demeure pour contrefaçon.
- Titularité confirmée : extrait actualisé du registre INPI ou EUIPO, contrats de cession ou de licence inscrits au registre, preuve de création originale pour les droits d'auteur.
- Actes documentés : constat d'huissier ou captures horodatées par tiers certifiés, description précise des actes reprochés avec leur date, leur lieu et leur ampleur.
- Destinataire identifié : extrait Kbis ou équivalent, adresse de notification du représentant légal, vérification de la capacité juridique à agir.
- Texte de la mise en demeure relu et validé : identification du titre, description des actes, délai de réponse, demande de cessation, réserve de poursuites, mentions légales.
- Mode d'envoi sécurisé : recommandé avec accusé de réception ou signification par huissier, copie archivée avec preuve d'envoi.
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- Contentieux contrefaçon – stratégie et représentation devant les juridictions spécialisées
- Bonnes pratiques et erreurs à éviter – approfondissement des points de vigilance en matière de mise en demeure
Questions fréquentes sur la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon
1. Quand se faire accompagner par un avocat en propriété intellectuelle ?
Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle doit être associé dès la phase de vérification des prérequis, avant l'envoi de la mise en demeure. L'intervention d'un conseil est particulièrement indispensable lorsque la chaîne de titularité est complexe, que le destinataire est domicilié à l'étranger, que les actes allégués portent sur des droits d'auteur logiciels dont l'originalité peut être contestée, ou dès lors que le montant des enjeux économiques justifie une stratégie pré-contentieuse structurée. Dans notre pratique, les dossiers traités sans conseil au stade de la mise en demeure présentent fréquemment des fragilités probatoires qui compliquent la suite judiciaire.
2. Quelles sont les étapes clés à ne pas manquer ?
Les étapes clés d'une mise en demeure pour contrefaçon sont, dans l'ordre : vérification de la validité et de la titularité du titre, documentation certifiée des actes allégués, identification précise du destinataire, rédaction rigoureuse de l'acte avec description des actes visés et délai de réponse, envoi par un mode sécurisé offrant preuve de réception, et archivage immédiat du dossier complet. L'omission de l'une de ces étapes expose à une contestation de la procédure par le destinataire ou à une fragilité du dossier devant le tribunal judiciaire.
3. Quelles conséquences en cas d'erreur de procédure ?
Une erreur de procédure dans la gestion d'une mise en demeure pour contrefaçon peut entraîner plusieurs conséquences défavorables : contestation de la validité de la mise en demeure par le destinataire, risque d'action reconventionnelle en annulation du titre si la mise en demeure révèle sa vulnérabilité, risque d'action en abus de droit ou en concurrence déloyale si le titre est invalide, et perte de crédibilité lors de la phase judiciaire ultérieure. La jurisprudence constante des juridictions françaises en matière de propriété intellectuelle sanctionne les démarches abusives ou disproportionnées.
4. La mise en demeure est-elle obligatoire avant d'agir en justice pour contrefaçon ?
La mise en demeure n'est pas une condition légale préalable à l'action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire en droit français. Cependant, elle conditionne la bonne foi de la démarche, peut faciliter une résolution amiable et constitue un élément de preuve de la connaissance des faits par le défendeur. En matière de mesures provisoires urgentes – telles que la saisie-contrefaçon – il est parfois préférable d'agir sans mise en demeure préalable pour ne pas alerter le contrefacteur.
5. Quelles règles de procédure et d'étapes s'appliquent lorsque la contrefaçon porte sur un logiciel ?
Lorsque la contrefaçon porte sur un logiciel, le Code de la propriété intellectuelle soumet la protection aux règles applicables aux droits d'auteur, sous réserve de prouver l'originalité de l'œuvre. La procédure de mise en demeure suit les mêmes étapes que pour les autres titres, mais la documentation des actes est plus technique : il peut être nécessaire de recourir à une expertise informatique pour démontrer la reprise des éléments protégés. La question de la titularité est souvent délicate lorsque le logiciel a été développé par des prestataires externes sans cession expresse de droits au profit de l'entreprise commanditaire. Pour approfondir les points de vigilance spécifiques, consultez notre guide sur les erreurs à éviter en matière de mise en demeure pour contrefaçon.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires, Paris
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Florence Delcourt
Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Florence Delcourt traite les dossiers de propriété intellectuelle, numérique, données et conformité.
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Publié le 26 mars 2026
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